Uso de marca evocativa autoriza convivência dos nomes America Air e American Airlines
Direito Marcas e Patentes | 09/06/2019

Uso de marca evocativa autoriza convivência dos nomes America Air e American Airlines

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um recurso da companhia aérea norte-americana American Airlines e manteve o registro da marca America Air, pertencente a empresa brasileira que atua no setor de táxi aéreo. De acordo com o colegiado, no caso de uso de marcas evocativas ou descritivas, a anterioridade do registro não justifica o uso exclusivo.

A American Airlines alegou que a convivência dos registros impede que o sinal registrado anteriormente, que também é seu nome empresarial, exerça a função elementar de identificar para os consumidores a procedência dos serviços ofertados.

Segundo a ministra relatora do recurso no STJ, Nancy Andrighi, a alegação foi refutada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) com o fundamento de que as marcas de convivência possível não podem ser oligopolizadas, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando implicar a “intimidação” da concorrência.

“A exclusividade de uso pretendida nesta demanda não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade pela marca”, afirmou Nancy Andrighi.

Ela explicou que “inexiste disposição legal específica a esse respeito, tampouco entendimento jurisprudencial albergando a postulação deduzida, de modo que se impõe ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito”.

Secondary meaning

 A American Airlines buscou aplicar ao caso a teoria da distintividade adquirida (secondary meaning), fenômeno que, segundo a ministra, ocorre em relação a algum signo de caráter genérico ou comum, o qual, ao longo do tempo, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca.

O fenômeno, para a relatora, não tem o alcance pretendido pela American Airlines. Ela afirmou que, sendo a denominação impugnada uma expressão evocativa/sugestiva, e como ambas as empresas prestam serviços distintos – não havendo possibilidade de confusão junto ao público –, “inexiste, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida”.

Mesmo que as empresas atuassem no mesmo ramo, disse Nancy Andrighi, a conclusão do julgamento seria idêntica, já que o intuito da parte recorrente é assegurar o uso exclusivo de uma expressão dotada de baixo vigor inventivo.

A relatora citou julgamentos da Terceira (REsp 1.166.498) e da Quarta Turmas (REsp 1.046.529) no sentido de que a exclusividade conferida ao titular pode ser mitigada, devendo o autor do registro inicial conviver com as marcas semelhantes.

Fonte: STJ

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