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Terceira Turma reconhece prescrição de pedido de anulação da marca Sócio Torcedor pelo São Paulo FC Direito Marcas e Patentes

Terceira Turma reconhece prescrição de pedido de anulação da marca Sócio Torcedor pelo São Paulo FC

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a ocorrência de prescrição em ação na qual o São Paulo Futebol Clube buscava a decretação de nulidade da marca ST Sócio Torcedor. Para decretar a prescrição, o colegiado aplicou o artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que fixa em cinco anos o prazo para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. O recurso teve origem em ação anulatória movida pelo São Paulo FC, em que foi discutida a anulação do registro de exclusividade de marca. A concessão da marca ST Sócio Torcedor ocorreu em 2002, e o processo de anulação foi proposto em 2010. Em primeiro grau, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) fizesse o registro de não exclusividade do elemento nominativo Sócio Torcedor. Autotutela No acórdão de segundo grau, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, apesar de reconhecer o decurso do prazo de prescrição, não declarou a ação prescrita por entender que os atos administrativos contaminados por vício de legalidade podem ser invalidados a qualquer tempo pela administração, em decorrência de seu poder de autotutela.  Por meio de recurso especial, a empresa Recanto Consultoria Informática e Promoções Ltda. alegou que o pedido de anulação estaria prescrito, pois teriam decorrido mais de cinco anos entre a concessão do registro da marca e o ajuizamento da ação. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou em seu voto que o artigo 54 da Lei 9.784/1999 é regra geral que se destina ao administrador público, tratando de conferir-lhe o direito potestativo de anular seus próprios atos no prazo de cinco anos, sob pena de convalidação do ato no decurso do tempo. A ministra também lembrou que, desde o início da relação processual, o INPI tem postulado a decretação da prescrição da pretensão anulatória, além de defender a validade do registro em questão. Letra morta Além disso, Nancy Andrighi enfatizou jurisprudência do STJ no sentido de que, mesmo se tratando de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional. “Entender que a ação de nulidade seria imprescritível equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo normativo do dispositivo invocado, fazendo letra morta da opção legislativa”, ressaltou a relatora. Ao concluir o voto, a ministra afirmou que a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses “excepcionalíssimas” que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas ou bens públicos, e que casos como este devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Fonte: STJ Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco ou agende uma visita.

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Uso de marca evocativa autoriza convivência dos nomes America Air e American Airlines Direito Marcas e Patentes

Uso de marca evocativa autoriza convivência dos nomes America Air e American Airlines

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um recurso da companhia aérea norte-americana American Airlines e manteve o registro da marca America Air, pertencente a empresa brasileira que atua no setor de táxi aéreo. De acordo com o colegiado, no caso de uso de marcas evocativas ou descritivas, a anterioridade do registro não justifica o uso exclusivo. A American Airlines alegou que a convivência dos registros impede que o sinal registrado anteriormente, que também é seu nome empresarial, exerça a função elementar de identificar para os consumidores a procedência dos serviços ofertados. Segundo a ministra relatora do recurso no STJ, Nancy Andrighi, a alegação foi refutada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) com o fundamento de que as marcas de convivência possível não podem ser oligopolizadas, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando implicar a “intimidação” da concorrência. “A exclusividade de uso pretendida nesta demanda não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade pela marca”, afirmou Nancy Andrighi. Ela explicou que “inexiste disposição legal específica a esse respeito, tampouco entendimento jurisprudencial albergando a postulação deduzida, de modo que se impõe ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito”. Secondary meaning  A American Airlines buscou aplicar ao caso a teoria da distintividade adquirida (secondary meaning), fenômeno que, segundo a ministra, ocorre em relação a algum signo de caráter genérico ou comum, o qual, ao longo do tempo, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca. O fenômeno, para a relatora, não tem o alcance pretendido pela American Airlines. Ela afirmou que, sendo a denominação impugnada uma expressão evocativa/sugestiva, e como ambas as empresas prestam serviços distintos – não havendo possibilidade de confusão junto ao público –, “inexiste, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida”. Mesmo que as empresas atuassem no mesmo ramo, disse Nancy Andrighi, a conclusão do julgamento seria idêntica, já que o intuito da parte recorrente é assegurar o uso exclusivo de uma expressão dotada de baixo vigor inventivo. A relatora citou julgamentos da Terceira (REsp 1.166.498) e da Quarta Turmas (REsp 1.046.529) no sentido de que a exclusividade conferida ao titular pode ser mitigada, devendo o autor do registro inicial conviver com as marcas semelhantes. Fonte: STJ Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco ou agende uma visita.

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